“鼓浪屿”商标案：地名商标保护范围的界定

　　2013年3月3日，曾华山经受让取得第1571341号和第3847042号“鼓浪屿”商标所有权，核定使用商品（第30类）：糖、糖果、饼干、糕点、馅饼（点心）、馅饼、肉馅饼等。曾华山将上述两个商标许可兴茂公司使用，许可方式为独占使用许可，且授权原告以自己的名义独立进行上述商标权及有关不正当竞争的侵权打假，授权期限自2014年4月1日至2017年3月31日。经持续使用和宣传推广，讼争第1571341号及第3847042号“鼓浪屿”商标具有较高的知名度，为相关公众所知悉。2012年，兴茂公司的“鼓浪屿”牌馅饼被厦门市商务局等评为“2012闽台特色伴手礼最具传统工艺奖”。2014年，原告使用在第30类馅饼商品上的、讼争第3847042号“鼓浪屿”注册商标被福建省工商行政管理局认定为“福建省著名商标”，有效期自2014年10月28日至2017年10月27日。誉海公司生产“臻食轩”馅饼的外包装盒上标注“鼓浪屿馅饼”字样。

　　二、一审判决思考

　　一审法院认为，第1571341号及第3847042号“鼓浪屿”注册商标经使用和宣传推广具有较高知名度，誉海公司未经许可擅自在其生产、销售的馅饼产品包装盒的显著位置上突出使用“鼓浪屿”字样，前述产品包装1及产品包装2盒盖正面右上方显著位置突出使用的“鼓浪屿”字样，与讼争第1571341号及第3847042号“鼓浪屿”注册商标相比，文字内容、文字排列均相同，整体上构成近似，且被诉侵权产品与讼争第1571341号注册商标核定使用的商品“糕点”及第3847042号“鼓浪屿”注册商标所核定使用的商品“馅饼（点心）”等为同一类别，被告的行为容易使相关消费者产生混淆，误认为被诉侵权产品是原告的产品或者与原告存在某种关联，同时构成对原告第1571341号及第3847042号“鼓浪屿”注册商标专用权的侵害及不正当竞争。本案被告在馅饼包装盒盖侧边使用“鼓浪屿特产”字样，其中“鼓浪屿”三个字是作为地名使用，意思是鼓浪屿的一种特产，且使用位置在盒盖侧边，系描述性使用，并非商标意义的使用，不构成商标侵权。

　　一审法院的几点思考：

　　1、2004 年2 月2 日，最高人民法院做出《关于对南京金兰湾房地产开发公司与南京利源物业发展有限公司侵犯商标专用权纠纷一案请示的答复》指出：以地名作为文字商标进行注册的，商标专用权人有权禁止他人将与该地名相同的文字作为商标或者商品名称等商业标识在相同或者类似商品上使用来表示商品的来源；但无权禁止他人在相同或者类似商品上正当使用该地名来表示商品与产地、地理位置等之间的联系（地理标志作为商标注册的另论）。2012年，“鼓浪屿”牌馅饼被厦门市商务局等评为“闽台特色伴手礼最具传统工艺奖”。2014年，使用在第30类馅饼的第3847042号“鼓浪屿”商标被福建省工商行政管理局认定为“福建省著名商标”。因此，本案被告作为同在厦门市生产同一产品的食品企业，其应当知道“鼓浪屿”牌馅饼的知名度，其在生产馅饼时应当适当避让，然而其仍然在同一类别商品（馅饼）上突出使用案涉商标“鼓浪屿”，故构成商标侵权。

　　2、《商标法》的立法目的是为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展；而《反不正当竞争法》的立法目的是为保障社会主义市场经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益。鉴于商标法和反不正当竞争法均对假冒他人注册商标行为作出规定，因此两者之间是一般法与特别法的关系。本案中，同一行为已经认定为商标侵权，就不需要考虑是否构成不正当竞争。

　　3、《商标法》第五十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。通常我们认为食品行业惯例为：在食品包装盒正面印制商标，侧面用于标注厂址、生产地址等。本案被告在馅饼包装盒盖侧边使用“鼓浪屿特产”字样符合行业惯例，意为描述“该商品为鼓浪屿的特产”，且“鼓浪屿”三字与“特产”二字字体大小完全一致，并没有对“鼓浪屿”三字突出使用，故为描述性使用即合理使用，不构成侵权。

　　三、二审判决思考

　　二审法院认为：誉海公司未经许可，在与第3847042号“鼓浪屿”注册商标核定使用的相同商品、与第1571341号核定使用的类似商品“馅饼”上使用“鼓浪屿”商标，依照《中华人民共和国商标法》的规定，依法应当认定构成商标侵权。原审法院认定构成商标侵权正确，但对此行为在认定商标侵权成立的情况下，无需再认定构成不正当竞争。本案中，“鼓浪屿”虽然为众人皆知的厦门著名风景名胜地名，《中华人民共和国商标法》第五十九条也规定注册商标中含有地名时，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。但是，对含有注册商标地名的正当使用的前提应该是使用人使用该地名时，相关公众从该地名标识得到的启示是地名本身，即该地名的第一含义，而不是将他人商标意义上的标识作为自己商品的标识的意义使用，且使用人的行为是善意、合理的。具体到本案，对“鼓浪屿”地名的正当使用应该是“鼓浪屿”作为地名本身的含义，而不是作为区别商品标识的第二含义。本案中，兴茂公司在馅饼上申请注册了“鼓浪屿”商标，“鼓浪屿”文字已经成为区别同类馅饼的标识，尤其是该商标被评为福建省著名商标且已具有较高的知名度情况下，誉海公司还在馅饼的包装盒上标注“鼓浪屿馅饼”，该使用行为明显容易造成相关公众对其馅饼来源的混淆误认，且誉海公司曾因突出使用“鼓浪屿”字样被行政处罚、司法判决停止侵权，其主观上更难谓善意，誉海公司上诉主张其使用行为是正当使用无理，本院不予支持。

　　一般而言，“地名＋特产”形式的标注，即使该地名与他人的注册商标的文字相竞合，该地名也不应被理解为是商标性的使用，因为这种情形，人们通常理解是该特产系产自于该特定地域，而不会将该地名作为区别商品来源的标识，但这种标注的前提是该特产与该地域独特的地理因素或者人文因素息息相关。本案中，誉海公司在馅饼的包装盒上标注“鼓浪屿特产”字样，然而馅饼的制作并不与鼓浪屿区域特定的如土壤、水质、气候等独特的地理因素相关，同样，现有的证据也不足以证明该区域具有馅饼制作独特的诸如传统工艺、民间传说等特定的人文因素。鼓浪屿作为一个全国闻名的国家5A级旅游景区，相关公众对“鼓浪屿”的认知是一个著名的游览小岛、景色秀美的海上明珠，但与馅饼无关。换言之，无论从鼓浪屿的地理因素或者人文因素的角度，誉海公司在馅饼上标注“鼓浪屿特产”都不具备正当的理由。而且其在产品的包装盒上以较小的字体标注了生产地址为“厦门同安工业集中区思明园106号二层”的情况下，还在包装盒较醒目处标注“鼓浪屿特产”字样，容易造成相关公众误认为该馅饼产自鼓浪屿，其后果不仅使相关公众对该产品的来源产生误导，尤其兴茂公司在馅饼产品上申请“鼓浪屿”注册商标且该商标具有较高的知名度、“鼓浪屿馅饼”已经与兴茂公司形成唯一对应关系的情况下，誉海公司在馅饼包装盒上标注“鼓浪屿特产”的行为必将减损兴茂公司享有注册商标专用权带来的权益，从而降低兴茂公司的市场竞争力，誉海公司这种违反诚实信用、扰乱公平竞争市场秩序的行为，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的规定，应当认定为构成不正当竞争。原审法院对此认定有误，应予纠正。兴茂公司关于该部分的上诉请求成立，本院予以支持。

　　笔者以为二审对于“誉海公司在馅饼的包装盒上标注”鼓浪屿特产“字样行为”的判决有所欠妥：

　　1、随着我国旅游业的迅速发展，土特产似乎成了旅游商品的代名词，各个旅游区纷纷挖掘本地的土特产，没有土特产的旅游区也在挖空心思创造土特产，特别是一些精明的厂家和商家，这种行为并没有违反公序良俗更没有违法。本案中，二审认定“馅饼的制作并不与鼓浪屿区域特定的如土壤、水质、气候等独特的地理因素相关”，进而认定“无论从鼓浪屿的地理因素或者人文因素的角度，誉海公司在馅饼上标注”鼓浪屿特产“都不具备正当的理由”。笔者以为该认定欠妥：（1）全国各地的土特产多有雷同，难道雷同的地方土壤、水质、气候等地理因素都一样？（2）土特产通常并没有与土壤、水质、气候等独特的地理因素相关，比如：武汉的热干面、南昌的拌粉等；（3）2012年，“鼓浪屿”牌馅饼被厦门市商务局等评为“闽台特色伴手礼最具传统工艺奖”。2014年，使用在第30类馅饼的第3847042号“鼓浪屿”商标被福建省工商行政管理局认定为“福建省著名商标”。该荣誉恰恰说明了厦门人爱吃馅饼，馅饼是鼓浪屿的特产；（4）即使馅饼并不是鼓浪屿的特产，被告在馅饼上标注“鼓浪屿特产”最多只是虚假宣传而已，与商标侵权无关。

　　2、《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26 条规定，构成合理使用商标标识的行为应当具备以下要件：（ 1）使用出于善意；（ 2）不是作为自己商品的商标使用；（ 3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。“地名＋特产”形式的标注是商业活动中通常的做法，即使该地名与他人的注册商标的文字相竞合，该地名只要没有突出使用通常不视为是商标性的使用。本案被告在馅饼包装盒盖侧边使用“鼓浪屿特产”字样符合行业惯例，意为描述“该商品为鼓浪屿的特产”，且“鼓浪屿”三字与“特产”二字字体大小完全一致，并没有对“鼓浪屿”三字突出使用；另外，特产的购买者通常为旅游者，其对“鼓浪屿特产”的认知为来自鼓浪屿的特产而不是“鼓浪屿”牌馅饼，故该种使用为描述性使用即合理使用，不构成侵权。

　　3、《商标法》对于地名作为商标采用限制注册原则，主要是因为地名具有地理描述性，显著性较弱。本案中，“鼓浪屿”商标由于含有“鼓浪屿”地名，其保护范围应当止步于地名这样一种公共资源门前，意即不能将私权扩张到公共领地，侵害公共利益。本案中，“鼓浪屿”商标权人的禁止权边界相比一般的商标权人的禁止权边界要窄，其禁止权应当仅仅限于“将鼓浪屿突出使用在同一类商品上，主要是馅饼上”，不允许将私权踏入公共领地半步。

　　四、实务思考

　　地名商标与地名标识发生发生冲突时，应当客观评价地名的使用是否合理或正当，侵权判定步骤如下：

　　1、对使用人使用地名的使用目的进行判定。使用人使用地名的方式往往表现出使用目的，使用人使用地名的方式是公众惯常理解的表示商品产地、地理位置等方式的，应当认为属于正当使用地名。

　　2、对商标和地名的知名度进行判定。对地名商标是因地名而知名还是因商标而知名进行分析，如果是因商标而知名，相关公众混淆、误认的可能性较大；如果因地名而知名，则相关公众对其出处的混淆、误认的可能性会较小。

　　3、相关商品或服务的分类情况。商品或服务的分类情况，往往决定了是否需要指示其地理位置。房地产销售中指示房地产的地理位置，一般应当认为是基于说明该商品的自然属性的需要。

　　4、地名商标近似判定。使用人使用该地名的字体、大小、颜色、商品或服务中的位置，是否与地名商标权利人使用时的表现方式近似。

　　5、相关公众在选择此类商品或服务时的注意程度。根据相关公众选择此类商品或服务时的一般注意程度，审查确认是否会因这种使用而对该商品或服务的来源混淆、误认。

　　6、引入地名商标的显著性和知名度。知识产权的保护范围和强度与特定知识产权的创新和贡献程度相适应，同理商标的保护范围是弹性的，其保护强度应当与其应有的显著性和知名度相适应。

　　7、混淆可能性判定。如果有证据显示，使用人使用该地名并不是出于标注产地的需要，而是出于攀附商标权人注册商标的商誉或知名度，则应当认定构成商标侵权。

【作者简介】
黄斌，知识产权律师，华中科技大学法律硕士（知识产权法方向），专利代理人，江西求正沃德律师事务所知识产权律师。

本网站文章仅代表作者个人观点，不代表本网站的观点与看法。

本文转自北大法律信息网，版权属原作者所有。如有问题，敬请及时联系我们。