从伟哥到推特：外文商标俗称保护路径与裁判规则变迁

 外文商标俗称保护案例极富争议性，几乎每一个案例都打到最高人民法院。本文梳理了包括最新的推特案在内的六起相关案例，探析外文商标俗称保护路径以及法院裁判规则的演变。

作者：马丽，北京策略律师事务所

２０１８年３月，南通百泰生物科技有限公司收到了北京知识产权法院的一审判决，这场肇始于２００９年的“谁的推特”之争，历经９年，由推特公司取得了初步胜利。但这并非最终结局，由于南通百泰生物科技有限公司已对一审判决提起上诉，最终的结果仍有待揭晓。

“推特”案是继“伟哥”“陆虎”“拉菲”等案之后，关于外文商标俗称保护的最新案例。外文商标俗称保护案例极富争议性，几乎每一个案例都打到最高人民法院。笔者在此梳理包括“推特”案在内的六起相关案例，探析外文商标俗称的保护路径以及法院裁判规则的演变。

从“伟哥”案谈外文商标俗称保护的核心问题

所谓外文商标俗称是指外文商标在进入中国市场前已经被中国媒体或公众翻译为中文，并较为普遍的使用，而外文商标所有人并没有主动使用该中文名称。比如“推特”是中国媒体对“ＴＷＩＴＴＥＲ”的俗称，“伟哥”是中国媒体对药品“ＶＩＡＧＲＡ”的俗称、“陆虎”是中国媒体对越野汽车品牌“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”的俗称，但是这些外文商标权利人对各自品牌的翻译却是“特维特”“万艾可”以及“路华”。

外文商标俗称保护的核心问题是媒体或公众的宣传报道（学界讨论时称之为“被动使用”）是否构成我国商标意义上的使用。《商标法》第４８条规定，“商标意义上的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”该条所规定的对商标的主动使用是商标所有人享有商标权益的基础，被动使用能否构成商标意义上的使用决定了商标所有人对商标俗称是否享有权利，享有何种权利以及通过何种途径予以保护。

“伟哥”案是关于外文商标中文俗称保护最知名的早期案例，辉瑞有限公司（下称“辉瑞公司”）于１９９７年在中国注册了　“ＶＩＡＧＲＡ”商标，用于其研发的一款用于治疗男性勃起障碍的药品，该款药品于２０００年６月正式在中国推出。１９９８年７月２４日辉瑞公司申请注册中文商标“万艾可”，作为“ＶＩＡＧＲＡ”的官方译名，就在辉瑞公司申请注册“万艾可”商标一个月前，“伟哥”商标被深圳一家企业抢注成功，该商标后被转让给广州威尔曼药业有限公司（下称“威尔曼公司”）。

辉瑞公司于２００６年向北京市第一中级人民法院（下称“北京一中院”）起诉威尔曼公司等被告，请求法院依据《商标法》第１３条第１款（现行《商标法》第１３条第２款）确认“伟哥”为辉瑞公司未注册驰名商标，北京一中院一审驳回了辉瑞公司的诉讼请求，该案一直打到最高人民法院（下称“最高院”）。

最高院于２００９年６月２４日驳回辉瑞公司再审申请。在判决理由部分，最高院指出：媒体报道并非辉瑞公司对自己商标的宣传，辉瑞公司也明确声明“万艾可”为其正式商品名，并承认其在中国内地未使用过“伟哥”商标，故辉瑞公司所提供的证据（主要为媒体报道）不足以证明“伟哥”为未注册商标。

通过本判决，最高院明确了被动使用不构成我国商标意义上的使用。

“陆虎”案对“被动使用”理解上的突破

“伟哥”一役是抢注人的彻底胜利，外文商标权利人企图以《商标法》第１３条第２款为依据，一步到位地主张商标俗称为其未注册驰名商标的企图遇到阻碍。随后的“陆虎”案中，外文商标权利人路华公司依据《商标法》第３１条（现行《商标法》第３２条，下同）规定的恶意抢注为由主张权利。

１９９９年１１月１０日，吉利集团有限公司（下称“吉利公司”）申请注册“陆虎”商标，并于２００１年３月成功获批，当时路华公司尚未进入中国市场，但是中国媒体已经用“陆虎”指代路华公司旗下品牌“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”。２００４年４月１６日，路华公司向国家商标评审委员会（下称“商评委”）提出申请，要求撤销“陆虎”商标；２０１０年７月１９日，商评委裁定维持了吉利公司拥有“陆虎”商标的现状。

路华公司遂向北京一中院提起行政诉讼，以吉利公司以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标为由，请求法院撤销商评委的裁定，并责令其重新裁定。“陆虎”案经历了两审程序，二审判决由北京市高级人民法院（下称“北京高院”）于２０１１年９月２９日作出，两级法院均支持了路华公司的诉讼请求。

北京高院在二审判决中指出：从媒体对宝马公司相关负责人（“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”当时的商标权人）的采访文章中可以看出，宝马公司明确以中文“陆虎”对其“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”越野车进行指代，属于对“陆虎”商标的主动使用行为。另外，北京高院还对“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”存在不同翻译不影响路华公司在先权利进行了解释，认为英文“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”确曾存在不同的中文译法，这并不能否认中文“陆虎”已经由宝马公司在先使用，且“陆虎”为“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”越野车中文呼叫的客观事实。

“陆虎”一案确认了一个规则：媒体报道虽然本身不构成商标意义上的使用，但是如果外文商标权利人在接受媒体采访时，认可媒体对商标俗称的使用，则可视为外文商标权利人对相关俗称进行了主动使用。

“索爱”“广本”案引入企业名称简称权

路华公司的胜诉，有一定的偶然性，即接受了媒体采访并对媒体用“陆虎”指代“ＬＡＮＤ　ＲＯＶＥＲ”予以认可。“索爱”和“广本”案并不具备这样的条件，但这两个案件又有一定的特殊性，为外文商标权利人提供了另一种保护思路。

“索爱”“广本”分别与索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司（下称“索尼爱立信公司”）、广汽本田汽车有限公司（下称“广汽本田”）形成了简称与全称的对应关系，所以两案最终都以“企业名称的简称权”作为保护路径，对应的法律依据是《商标法》第３１条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，最高院认为，企业名称的简称属于该条所说的在先权利。

“索爱”和“广本”案均历经一审、二审以及再审。虽然再审都由最高院作出，但结果却大相径庭。最高院在“索爱”案中驳回了外文商标权利人的请求，理由为“在本案争议商标申请日前，索尼爱立信公司的相关手机均未在中国大陆生产和销售，媒体的报道也不能证明索尼爱立信公司主动将‘索爱’作为企业简称及其未注册商标的简称”；而在后来的“广本”案中，最高院却作出了有利于外文商标权利人的判决。

最高院在“索爱”“广本”案中的判决看似矛盾，其实有一致性。外文商标权利人能否以企业简称权为由对抗争议商标，关键在于两点：１．外文商标权利人在中国是否有实际生产和销售；２．是否实际把争议商标作为企业简称加以使用。对于第２点，权利人主动在媒体报道中使用争议商标指代企业视为实际使用。“索爱”案中，索尼爱立信公司在第三人刘建佳申请注册“索爱”商标时，并未在中国生产和销售其手机；而“广本”案中，广汽本田自１９９８年成立以来一直从事“本田”系列汽车的生产及销售活动，在相关报道中多次使用“广本”指代其企业。

值得一提的是，最高院通过“索爱”案还明确了一个规则，即“无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源”。

“拉菲”案以“近似商标”作为裁判依据

拉菲罗斯柴尔德酒庄（下称“拉菲酒庄”）于１９９６年１０月１０日申请注册“ＬＡＦＩＴＥ”商标，一年后被核准；南京金色希望酒业有限公司（下称“金色希望公司”）于２００５年４月１日申请注册“拉菲庄园”商标，后被核准；２０１３年９月２日，经拉菲酒庄申请，商评委裁定撤销　“拉菲庄园”商标，由此引发了系列商标行政诉讼。

“拉菲”案中，拉菲酒庄主张撤销“拉菲庄园”商标的理由很多，包括“拉菲”为其未注册驰名商标、在先使用的企业名称、在先使用并有一定影响的商标等，其中被法院认可的一条为“争议商标（‘拉菲庄园’）与引证商标（‘ＬＡＦＩＴＥ’）构成类似商品上的近似商标”，该主张法律依据为《商标法》第２８条（现行《商标法》第３０条），即“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”

“拉菲”案历经一审、二审以及最高院的再审。２０１６年１２月２３日，最高院作出再审判决，认定“争议商标与引证商标构成使用在相同或者类似商品上的近似商标，其注册违反了商标法第２８条的规定，依法应当予以撤销”，理由为：本案现有证据足以证明“ＬＡＦＩＴＥ”在争议商标申请日前在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉，我国相关公众通常以“拉菲”指“ＬＡＦＩＴＥ”商标，并且“拉菲”已经与“ＬＡＦＩＴＥ”商标之间形成了稳定的对应关系。

需要注意的是，最高院从“本案现有证据”中确认了两个事实：一是拉菲酒庄的商品早在１９９９年就进入中国市场，并具有较高知名；二是从拉菲酒庄及其销售商对“拉菲”这一音译的使用情况来看，至少在２００３年起其已经在相关销售宣传单上以“拉菲”指代“ＬＡＦＩＴＥ”。因此“拉菲”案事实上已经不是本文所讨论的“外文商标俗称”保护问题，而是外文商标权利人如何保护其在中国未注册但却实际主动使用了的中文译名的问题。

对于被动使用问题，最高院在“拉菲”案中没有任何突破。

“推特”案在裁判规则上的突破

从“伟哥”案到“拉菲”案，除“陆虎”案外，其他案件均打到了最高院，不管是以未注册商标、在先权利还是近似商标作为保护路径，最高院对待“被动使用”的态度一直没有变，始终坚持只有主动使用才能构成商标意义上的使用。上述案件中，外文商标权利人得以胜诉的三个案件“陆虎”、“广本”以及“拉菲”案，最高院都找到了权利人对争议商标主动使用的证据。

在保护路径上，推特公司选择了“拉菲”案的路径。南通百泰生物科技有限公司（下称“南通百泰”）于２００９年１２月１１日向商标局申请注册“推特”商标并获得初步审定，推特公司提出异议，称“推特”与其在先注册的“ＴＷＩＴＴＥＲ”商标构成相同或类似服务上的近似商标。南通百泰的商标申请于２０１４年１１月２７日被商评委裁定不予核准，南通百泰遂向北京市知识产权法院提起行政诉讼。需要说明的是，２００９年，推特公司（２００９年名为“特维特公司”，２０１４年１月３１日，经商标局核准变更为推特公司）并没有在中国实际运营，且没有主动使用过“推特”这个中文译名。

２０１８年２月６日，北京知识产权法院一审判决驳回了南通百泰的诉讼请求，理由为：“中文‘推特’与英文‘ＴＷＩＴＴＥＲ’发音非常接近，可以说前者是后者简洁的音译形式，二者形成了较强的对应关系。被异议商标与引证商标在相同或者类似服务上共存，易导致相关公众对服务的来源产生混淆和误认，故被异议商标与引证商标已经构成商标法第三十条所指的近似商标。”

从表面上看，“推特”案与“拉菲”案选择适用的法律依据一致，结果也都是支持了外文商标权利人，但实质上二者裁判规则完全不同：“拉菲”案中最高院对外文商标权利人是否在中国实际销售产品，以及是否主动使用争议商标予以查证，在得出肯定答案后，才以争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标为由，支持了拉菲酒庄的请求；而“推特”案中，一审法院强调的是“推特”与英文“ＴＷＩＴＴＥＲ”之间较强的对应关系，至于该对应关系是媒体使用形成的，还是推特公司主动使用形成的则在所不问，完全回避了“被动使用”问题。

应该说在外文商标俗称保护问题上，中国司法审判实践对“被动使用”的态度出现了从不认可到变相认可的势头。这与经济形势以及立法导向的改变密切相关，伴随经济全球化的深入发展，越来越多的商标的影响突破国界，日益增多的恶意抢注行为对健康良好的商标秩序的负面作用也更加凸显。在这一背景下，我国立法及行政执法机关对知名外文商标的保护力度有强化趋势，但由于我国《商标法》第４８条对被动使用不构成商标意义上使用的基本立场没有变，学界主流观点也不认可“被动使用”，如果“推特”案的终审判决继续支持“ＴＷＩＴＴＥＲ”公司诉求，则是对立法、审判实践以及学术界主流观点的三重突破。

据悉，南通百泰已对一审判决提起上诉，考虑到类似的“伟哥”等案件都是打到最高院，“推特”案的最终结果仍有待揭晓。